從“小肥羊事件”談商標申請策略

　　2004年11月12日，國家工商總局認定內蒙古小肥羊餐飲公司的注冊商標“小肥羊”為馳名商標。陜西、河北、江蘇的4家小肥羊連鎖企業聯合在京召開新聞發布會，請求國家工商總局收回這一決定，理由是“小肥羊”是通用名稱。

　　小肥羊是不是通用名稱

　　《商標法》第十一條規定 “下列標志不得作為商標注冊 （一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）缺乏顯著特征的。”《商標法》有強制的規定，但是不是通用名稱，是不是缺乏顯著性，在實踐中每個人都會有自己的看法，每個單位也會有自己的看法。

　　據說“小肥羊”是對內蒙古等地不蘸調料涮羊肉火鍋吃法的通用名稱，這是當地一種傳統飲食方式，還有另一種說法在當地統稱小羊羔為“小肥羊”。

　　1、商標局的看法

　　西安小肥羊烤肉館1998年12月開始使用“小肥羊”作為字號和服務標識，2000年10月12日分別以“小肥羊及圖”向國家商標局申請注冊商標。而商標局將“小肥羊”文字刪除，只核準注冊了圖形商標。廊坊小肥羊也在內蒙古小肥羊公司注冊之前就曾申請注冊“小肥羊”商標，但國家商標局以“直接表示了服務的內容和特點”為由將其駁回。

　　2、法院的看法

　　2004年10月，石家莊中院、西安中院先后在一審判決中確認“小肥羊為通用名稱”。在目前其他與小肥羊有關的案件中，都無一例外地認定“小肥羊”是特有名稱。

　　3、商標評審委員會的看法

　　商標評審委員會認為“小肥羊”不是通用名稱，核準了內蒙“小肥羊”的商標注冊。

　　為什么內蒙小肥羊可以獲得注冊

　　2001年12月，內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司，也向國家商標局申請注冊“小肥羊及圖”商標，并全部獲得批準。于是其他幾家小肥羊據此認為商評委“偏心眼兒”。

　　其實內蒙古小肥羊提出申請后也曾同樣遭到駁回，為什么內蒙的小肥羊最后就能獲得注冊呢？這個問題得從商標復審程序談起，商標如果被駁回，可以向商標復審委員會提出復審。

　　《商標法》第三十二條規定 “對駁回申請、不予公告的商標，商標局應當書面通知商標注冊申請人。商標注冊申請人不服的，可以自收到通知之日起十五日內向商標評審委員會申請復審，由商標評審委員會做出決定，并書面通知申請人。當事人對商標評審委員會的決定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴。”

　　是不是通用名稱最終是由人去判斷的，那么一定帶有個人的主觀色彩，在實踐中也肯定會產生分歧。對于這個分歧，《商標法》安排了解決的途徑，如果商標審查員認為是通用名稱，駁回申請，那么申請人還可以找商標評審委員會去爭取，對評審委員會的決定仍然不認可的，還可以去法院起訴，總共有三條路可以去走，最少有三次機會。

　　西安“小肥羊”在國家商標局駁回商標申請時沒有積極申請復審，喪失了要求再次評審的機會。其他小肥羊也沒有提出復審，都放棄了法律賦予的利用復審程序救濟的權利。只有內蒙的小肥羊向商標評審委員會提出了復審請求，結果是在眾多的小肥羊中只有內蒙的小肥羊成為合法注冊的小肥羊。

　　小肥羊給我們的啟示

　　我國現在每年有近百萬的商標申請量，在四十多類的商品中，申請新的文字商標極容易與先注冊的商標相同或近似，一個好的商標并不容易注冊下來，尤其是很多企業已經先行使用了的商標，等想到要注冊時，又要非注冊下來不可的，這個時候去申請，那么不能象其他“小肥羊”那樣不戰而降，一駁回就放棄了，應當向內蒙的“小肥羊”那樣，積極主張自己的權利，不放過任何的機會去爭取。

　　如何申請馳名商標

　　我國政府越來越認識到知識產權的重要性，并且從戰略高度來保護相關知識產權。“馳名商標”是知識產權戰略中對商標保護的重要環節。

　　“馳名商標”不僅僅是一種榮譽，更是商標保護的一個體系。“馳名商標”在國際普遍得到認可，各國政府都對“馳名商標”進行特別的保護。“馳名商標”的內涵不僅僅是一紙證書可以涵蓋，我國有的地方政府對“馳名商標”將給予很大的物質上的獎勵，國家更是制定專門法律加大對“馳名商標”的保護力度， “馳名商標”的保護范圍遠遠要寬于普通注冊商標，保護的范圍也延伸到其他類別的商品。對于消費者而言，“馳名商標”更加容易得到普遍的認可，而且認可程度相當的高，“馳名商標”將成為消費者對企業綜合實力和產品質量和企業信譽的高度評價。

　　馳名商標認定途徑

　　“馳名商標”也是商標領域最高殊榮，目前全國有幾百萬個商標，被認定為“馳名商標”的卻只有幾百個，真正是萬里挑一。任何商標無法指望萬一被認定為“馳名商標”，“馳名商標”是有非常嚴格要求的，其申請的難度非常之大。

　　“馳名商標”的申請我國以前一直是向國家工商局（商標局）直接提出申請，并沒有明確的認定標準和具體的申請程序，并沒有固定的認定方式，有時一年審批近百個，有時一年不審批一個，也沒有固定的程式。2003年頒布了《馳名商標認定和保護規定》后，申請“馳名商標”的途徑和方式完全改變。

　　根據《馳名商標認定和保護規定》第四條和第五條的規定，申請“馳名商標”現在有了三條途徑可走

　　1、在商標異議中認定

　　商標異議是指經過商標局初步審查通過的商標，在獲得注冊商標證書之前，商標局先行進行公告，在公告期內任何人都可以以合理的理由提出異議。如果在提出異議的過程中，提出該商標可能構成對自己商標的侵犯，同時申請認定自己是馳名商標。

　　2、在商標爭議中認定

　　商標爭議是指已經獲得注冊的商標，因為有些法律規定的原因，別人認為侵犯了自己的商標，而向商標局提出撤銷該注冊商標。在提出撤銷的過程中，同時可以提出申請認定自己的商標為馳名商標。

　　3、在商標管理中認定

　　哪個商標如果被假冒，那么反映該商標是暢銷的。正是基于這點，地方工商局在打假過程中，發現假冒這個商標比較多，就可以根據當事人的申請，認定該商標為馳名商標。

　　第四條途徑 法院認定

　　根據《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條 “人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的注冊商標是否馳名依法作出認定。”

　　申請方式/途徑評析

　　1、在商標異議中申請

　　申請機關 國家商標局

　　前提條件 必須是有和要申請“馳名商標”的商標相同或相近的商標在公告期中。

　　難點所在 在公告期內商標可以作為異議對象，又符合申請“馳名商標”異議的（即目標商標），這種概率非常之小。如果特意申請，但是有兩個關卡 1、這個難度比較大，直接被駁回可能性很大，而無法進入公告期。2、即使能進入公告期，從申請到公告，這個過程將有一年多的漫長期間等待。

　　優點 比較直接，中間環節少，可以直接向商標局申請，能夠以較快的速度獲得批準，前期費用比較低。

　　缺點 很難找到目標商標，即使找到如果進入異議階段，對方要力爭，異議時間將變得無法預測。重新申請符合條件的目標商標，可以操作性不強，時間比較長，有很多未知因素無法把握。

　　在2005年6月23日公布的馳名商標中，通過商標異議批了5件“馳名商標”。

　　2、在商標爭議中申請

　　申請機關 國家商標局

　　前提條件 必須是有和要申請馳名商標的商標相同或相近的注冊商標，并且在五年的爭議期內。

　　難點所在 同上，目標商標更加難找，如果重新申請的時間比第一種途徑更長，至少要兩年多的時間，才有可能提交“馳名商標”申請。

　　優點 同第一種途徑。

　　缺點 同第一種途徑。

　　通過這種方式以前最少認定了十幾個，但最近幾期公告中沒有發現通過這種途徑申請的“馳名商標”。

　　3、在商標管理中申請

　　申請機關 兩級地方工商局、國家商標局

　　優點 相對以上兩種方案，這個方案最佳，不需要尋找目標商標，不專門針對任何人單位，不會引起和第三方的爭議；不需要依托任何現有的公告或注冊商標；自己完全可以掌控，自行把握，自行設計方案，時間相對比較短。

　　缺點 涉及的機關比較多，中間環節比較多，需要很好的策劃和操作中的協調、配合，花費的費用將比較大。

　　2005年6月23日公布的64個“馳名商標”，有59個是通過這種方式認定的。目前這種方式成為申請的主要途徑。

　　4、法院認定

　　法院的判決認定馳名商標，盡管法院相關司法解釋出臺已經有了好幾年，但是法院認定的馳名商標并不是很多。

　　申請機關 法院

　　問題所在 法院認定馳名商標和工商局不是同一個方式，這是另一種認定體系。法院認定的馳名商標無須另外到國家工商部門重新認定或領取證書。法院認定馳名商標只有在訴訟案件中才能認定。

　　綜上 采取第三條途徑 即通過商標管理來申請“馳名商標”。

　　李某的家具廠生產的“好和”牌家具質量很好，價格便宜，市場前景很好，李某想給“好和”牌家具進行注冊，可是他不知道到哪兒申請注冊商標？怎樣申請注冊商標？

　　商標注冊應及早辦理，許多公司都想在商品有一定知名度以后，再去注冊，等到去注冊時才發現，要么別人已經注冊，要么與別的商標相同或近似而無法獲得注冊，所以最好在想好商標名字后，立即去注冊。

　　《商標法》第2條規定 “國務院工商行政管理部門商標局主管全國商標注冊和管理的工作。國務院工商行政管理部門設立商標評審委員會，負責處理商標爭議事宜。”本條對注冊商標管理作了規定，國務院工商行政管理部門為國家主管商標的部門。商標局和商標評審委員會作為主管部門的附屬機構，負責不同的具體事務。

　　國家院工商行政管理部門商標局主管全國商標注冊、管理工作，《商標法》第4條規定 “自然人、法人或者其他組織對其生產、制造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品商標注冊。自然人、法人或者其他組織對其提供的服務項目，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請服務商標注冊。本法有關商品商標的規定，適用于服務商標。”

　　國務院工商行政管理部門所設立的商標評審委員會負責處理商標爭議事宜。《商標法實施條例》第28條規定 “商標評審委員會受理依據商標法第32條、第33條、第41條、第49條的規定提出的商標評審申請。商標評審委員會根據事實，依法進行評審。”